马一德:标准必要专利全球管辖纠纷的应对策略

  • 发布者: 徐崇
  • 创建时间: 2025-05-19
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       2024年12月22日,最高人民法院作出了在知识产权领域具有里程碑意义的裁决,在华为诉美国网件公司案中作出了我国历史上首例反禁诉令(Anti-Anti-Suit Injunction,简称AASI),该裁决不仅在我国司法实践中首次确立了反禁诉令制度,更在全球标准必要专利(Standard Essential Patents,简称SEPs)司法博弈中释放出强烈信号,作为一项对抗外国法院禁诉令的制度性回应,彰显了中国法院对司法主权的积极维护,也引发了对标准必要专利全球管辖纠纷治理模式的反思。笔者将以本案为切入点,分析标准必要专利全球管辖纠纷的内在成因,探讨此次裁决的制度意义,并就未来我国参与全球治理路径提出对策建议。 

标准必要专利案件全球管辖纠纷产生的内在原因

       信息时代,产品兼容和互操作性要求全球创新者合作创新,标准成为合作创新的主要载体,专利技术纳入标准在所难免,公平、合理、无歧视(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory,简称FRAND)原则成为标准化组织避免专利权滥用和促进标准必要专利许可的主要工具。然而,实践中当事人双方往往难以就何为公平、合理、无歧视许可条件达成一致,如何理解和实施FRAND原则成为近年来全球知识产权界最具争议性的话题。

       FRAND原则在不同法域下被赋予了不同的属性和内涵,在欧盟法上,FRAND原则通过反垄断法下对滥用市场支配地位的规制实施;在英美法上,FRAND承诺被视为利第三人合同在合同法上实施;在我国法上,FRAND原则则在专利法框架下加以体现和实施。在确定FRAND义务的方式上,不同国家也存在不同路径:在欧盟法上,FRAND主要被视为一种过程义务,以禁令促进当事人善意谈判达成FRAND条件;在美国法上,FRAND主要被视为一种内容义务,直接根据合同法确定FRAND许可条件,并较少地颁布禁令;我国法则兼收并蓄,同时将FRAND确定为一种内容义务和过程义务。

       不同FRAND实施机制源于不同国家的产业利益考量,然而,在贸易全球化背景下,标准必要专利许可往往在全球范围内进行,发生纠纷后专利权人和实施人往往会选择其偏好的司法辖区内提起诉讼,由此将带来不同国家标准必要专利许可规则的冲突和产业利益的冲突。面对此种冲突,以英美为代表的发达国家试图争夺在标准必要专利许可纠纷中的裁判权和规则制定权,最早通过广泛颁布禁诉令、裁定全球费率等方式,依据国内法规则裁定全球标准必要专利纠纷,从而试图巩固和塑造跨国公司的全球商业布局,以占据规则主导权并维护其国内产业利益。这种做法虽然可以短期内强化本国企业利益,却有制造贸易壁垒、加剧国际制度对立之虞,使全球SEP治理面临结构性挑战。

我国首例标准必要专利反禁诉令裁决的典型意义

       伴随着全球产业利益博弈和相应制度博弈加剧,习近平总书记专门指出:“要推进我国知识产权有关法律规定域外适用”,“健全反制裁、反干涉、反‘长臂管辖’机制”。在此背景下,最高人民法院最早在华为诉康文森案中,以民事诉讼法的行为保全规则为基础,结合禁诉令制度创设初衷并参考其他判例形成的审查规则,初步构建了中国法下知识产权领域的禁诉令规则,在美国、英国等普遍适用禁诉令争夺司法裁判权的环境下,提供了对等反制工具。本案则在全球范围内标准必要专利许可博弈愈演愈烈的形势下,为企业对抗国外法院的禁诉令提供了直接的防御性武器。

       本案中,双方作为全球通信产业重要参与者,均拥有大量SEPs。由于未能就FRAND条件达成一致,遂分别选择向中国法院与美国法院提起诉讼。华为在中国就其两项Wi-Fi6标准必要专利起诉网件公司侵权,法院受理后认定被控侵权产品确实落入专利保护范围,且华为已履行FRAND义务,网件公司则存在明显谈判过错。与此同时,网件公司则于2024年1月向美国法院提起诉讼,控告华为违反FRAND义务并试图阻止中国诉讼,申请禁诉令与禁执令,该做法实质上欲借助美国司法权架空中国法院裁判效力。面对美方举措,最高人民法院从《民事诉讼法》中行为保全制度出发,结合“禁诉令”制度内涵,最终裁定发布了反禁诉令,明确禁止网件及其关联公司向其他司法管辖区法院申请阻碍华为在中国法院正常诉讼程序的禁令,并对违令行为设定每日100万元的惩罚性罚款,具有极强震慑效应。

       该裁决具有三方面的典型意义:第一,开创性地在我国司法制度中建立了反禁诉令制度,填补了我国在该领域制度空白;第二,通过衡量当事人谈判行为、审理必要性、公共利益等多重因素,确立了发布反禁诉令的考量因素和裁判标准;第三,作为对外国法院“域外干预”行为的回应,该案展现了中国在SEPs争议处理中的司法自主性与制度成熟度。

       对于中国企业而言,本案从合规应对、预警防控与国际博弈等多个层面为中国企业提供了制度启示,要求全方位强化标准必要专利纠纷的应对能力:

       第一,诚信参与标准专利许可谈判。企业在进入全球市场尤其是涉及通信、物联网、芯片等标准密集型行业时,应主动了解并遵守各类标准组织(如ETSI、IEEE)对FRAND义务的制度要求。在与专利权人协商过程中,应尽早表明许可谈判意愿、及时回应许可要约、提出合理反要约,并配合披露销售数据或技术使用情况,建立自身“无明显过错”的证据链,避免在诉讼中处于被动地位。

       第二,在许可判断过程中防患于未然,提前设计纠纷管辖机制。企业应在合同条款中优先明确争议解决方式,例如约定仲裁条款、明确法院管辖地、选择适用法律等方式,从而降低跨法域诉讼的法律不确定性。

       第三,遭遇不公平待遇时,积极依托本国法律工具寻求司法保护。企业在海外市场运营过程中,一旦遇到对方在其“主场”提出禁诉令、全球费率裁定等限制本国法院诉权的做法,应主动收集相关司法行为的域外适用情况,并迅速通过中国法院申请禁诉令或反禁诉令作为反制手段。配合《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》等规定,依法行使反制权利。

标准必要专利全球管辖纠纷的未来治理方案

       从个案来看,禁诉令及反禁诉令虽可实现对当事人利益的有效保障,长远来看却并非标准必要专利全球纠纷解决的治本之道。因为禁诉令制度初衷是为了防止当事人挑选法院,同时可能导致其他法域内的诉讼被国外禁诉令所架空,频繁适用禁诉令有可能引发国际纠纷,导致标准必要专利全球纠纷解决陷入强权逻辑的恶性循环,即不同法院基于相同事实作出冲突判决,进而通过禁诉令争夺司法主权,无效率的诉讼竞赛将扭曲司法和行政规则制定背后的立法意图,在谈判或者妥协更加有效时反而激励当事人提起诉讼。

       标准必要专利许可规则冲突和禁诉令问题本质上源于不同国家之间的产业利益冲突,目前,亟须一个跨辖区且协调多方利益平衡的方案来解决此问题。在国际层面,为促进全球竞争、消除不必要的非关税贸易壁垒,《世界贸易组织贸易技术壁垒协议》(WTO/TBT协议)规定了国际标准制定须遵循的透明、开放、公正和共识、有效性和相关性、一致性、发展中国家利益六项原则,为标准治理提供了一个相对合理的治理框架,当时并未意识到标准涉及知识产权所带来的问题因而未就标准必要专利作相关规定。2005年及2007年,中国曾两次呼吁WTO成员方制定适当国际政策以解决标准与知识产权之间的紧张关系,一致地解释FRAND原则的内涵促进国际标准的广泛实施,当时并未引起世界各国充分关注。目前,发展中国家与发达国家关于标准必要专利问题的法律标准冲突和利益冲突愈加明显,标准必要专利的实施实际制约着标准的可获得性,该问题有必要在WTO层面引起注意并加以解决。在完善禁诉令制度捍卫本国利益的同时,建议回归WTO的多边主义治理平台,在WTO/TBT协议下协调解决标准制定中产生知识产权问题,共同构建和明确标准必要专利禁令授予的条件、FRAND许可条件的判定标准,为标准必要专利许可构建全球统一的实体性规则。

       在具体纠纷解决时涉及的管辖权争议,本质上是涉外知识产权纠纷中的国际私法问题,主要体现为国际司法管辖权的界定与法律适用的冲突法选择。知识产权的国际私法规则具有不同于一般财产权的特殊性,一方面具有法律上的地域性,即专利权的取得与保护依附于各国主权制度;另一方面又具有实施上的全球性,即专利许可行为跨越多个法域。这种“地域性与国际性并存”的特征决定了SEPs纠纷中极易发生司法管辖重叠和适用法律不一致的情况,国际层面就知识产权的国际私法规则并没有达成充分共识,进而引发“诉讼竞赛”和“规则博弈”。就此,尽管没有成熟的国际规则,却引起了知识产权学界的广泛关注。美国、欧盟、日本、韩国等学术机构均已推出较为系统的国际私法规则建议文本,如美国法学会制定了《知识产权:跨国纠纷管辖权、法律选择和判决原则》,欧洲马克斯普朗克知识产权冲突研究小组起草了《知识产权冲突法通则》,日本和韩国学者共同提出了《关于知识产权的国际司法原则》,这些规则建议虽未形成正式条约,但已在欧美多个司法实践中被不同程度采纳。相比之下,我国目前尚未提出具有系统性、前瞻性的知识产权国际私法“中国方案”。在相关争端处理上多依赖单案裁判机制、地方性裁判规则或以“司法回应”代替“规则制定”,这种“规则空白”使我国在此类国际博弈中更多处于被动回应地位,在全球规则塑造方面缺乏战略主导力。未来有必要加强对于知识产权国际私法规则的研究,以学理研究推动规则输出,积极推动相关国际条约磋商和制定,通过制度方案提出和国际倡议增强我国在知识产权全球治理中的制度话语权。

       原文载于《上海法治报》2025年5月19日B1版“法治论苑”,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/pR2AW3Hn0v1XnsoLNWXkGA